admin / 02.04.2020

Аренда товарного знака

В современном бизнесе, регистрация товарного знака и передача прав на его использование приобретают всё большую популярность. Владелец зарегистрированного знака имеет право распоряжаться им самостоятельно, при условии соблюдения требований действующего законодательства.

Права на товарный знак допускается передавать третьим лицам (ИП или ООО). Переход прав осуществляется на основании гражданско-правового договора, на возмездной основе.

В России передать права на товарный знак можно путем заключения следующих договоров:

  1. Договор уступки (отчуждения) товарного знака.
  2. Лицензионный договор.
  3. Договор франчайзинга.
  4. Договор залога на товарный знак.

Договор уступки (отчуждения) товарного знака

По этому договору владелец товарного знака утрачивает все исключительные права (полностью или в части) сразу после его подписания и регистрации в Роспатенте (ст.1488 ГК РФ). Передать товарный знак можно как на все товары (услуги), которые под ним зарегистрированы, так и на некоторые из них.

Особенности договора уступки (отчуждения) товарного знака:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • госпошлина за регистрацию договора составляет 13 500 рублей и может быть уплачена любой из сторон;
  • уступить права на товарный знак можно только в пользу юридических лиц и ИП;
  • в условиях договора необходимо четко прописать, в отношении каких товаров (услуг) передается товарный знак (т.е. одним знаком могут пользоваться несколько субъектов, но по разным товарам или услугам);
  • в договоре обязательно указываются – номер, серия, дата выдачи свидетельства о регистрации товарного знака, стоимость уступки и порядок оплаты;
  • исключительные права на товарный знак переходят к новому владельцу полностью и безвозвратно.

Для государственной регистрации договора уступки (отчуждения) в Роспатент необходимо предоставить полный комплект документов и подождать 2-3 месяца с даты их подачи.

Передать документы на регистрацию может любая из сторон, как правило в тексте договора прописывается на кого возлагается такая обязанность и каким образом распределяются расходы.

Перечень документов для регистрации договора уступки товарного знака

  • заявление о регистрации договора уступки (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

После завершения процедуры регистрации заявители получают по одному экземпляру договора и уведомления о регистрации, а также приложение к свидетельству на товарный знак.

В том случае, если уступка прав происходит в отношении части товаров (услуг), оформляется новое свидетельство, в соответствии с зарегистрированным договором отчуждения.

Договор уступки (отчуждения) товарного знака скачать образец.

Лицензионный договор

Заключая лицензионный договор, владелец товарного знака передает его третьим лицам на определенный срок и в соответствии с условиями, которые устанавливаются им самостоятельно (ст.1428 ГК РФ).

Особенности лицензионного договора на товарный знак:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • госпошлина за регистрацию договора составляет 13 500 рублей и может быть уплачена любой из сторон;
  • предоставить права на использование товарного знака можно только юридическим лицам и ИП;
  • лицензия по договору может быть исключительной (выдается только одному лицу) и неисключительной (можно выдать несколько лицензий разным лицам);
  • период действия лицензионного договора не должен превышать срок действия товарного знака (при отсутствии такого условия, договор считается заключенным на 5 лет);
  • право собственности на товарный знак остается у владельца (лицензиара) и если лицензиат (лицо, получившее лицензию), например, будет продавать товары (предоставлять услуги) с качеством ниже, чем у лицензиара, лицензионный договор может быть расторгнут досрочно;
  • в условиях договора необходимо прописать сведения о товарном знаке, перечень товаров (услуг), в отношении которых можно использовать лицензию, разрешенные способы использования знака, размер или порядок определения выплаты лицензионного вознаграждения.

Государственная регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте, осуществляется на основании предоставленного пакета документов, в течение 2-3 месяцев с даты их подачи.

Передать документы на регистрацию может любая из сторон, как правило в тексте договора прописывается на кого возлагается такая обязанность и каким образом распределяются расходы.

Перечень документов для регистрации лицензионного договора на товарный знак

  • заявление о регистрации лицензионного договора (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

В аналогичном порядке проходит регистрация соглашений к лицензионному договору (об изменении условий или расторжении).

Лицензионный договор на товарный знак скачать образец.

Договор франчайзинга

По договору франчайзинга (коммерческой концессии) кроме прав на товарный знак, оформляется разрешение на использование наименования компании, корпоративного стиля, секретов производства и прочего (ст. 1027 ГК РФ).

Суть франчайзинга заключается в том, что владелец успешно работающего бизнеса (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) право вести деятельность по его технологиям и стандартам, с сопровождением его деятельности и оказанием поддержки.

Особенности договора франчайзинга

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • вознаграждение по договору устанавливается в форме паушального взноса (единоразового платежа при заключении договора) или роялти (ежемесячных отчислений от выручки франчайзи);
  • в качестве сторон договора могут быть только юридические лица и ИП;
  • в условиях необходимо максимально подробно описать порядок сотрудничества, территорию действия, обязанности сторон, основания для изменения (прекращения) договора;
  • договор франчайзинга может быть бессрочным (период действия будет зависеть от срока действия товарного знака);
  • если в период действия договора какие-либо из переданных прав прекращают свое действие, остальные остаются в силе.

Договор франчайзинга регистрируется в Роспатенте на основании предоставленных документов. Ориентировочный срок процедуры регистрации 2-3 месяца.

Перечень документов для регистрации договора франчайзинга

  • заявление о регистрации договора франчайзинга (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

Договор франчайзинга скачать образец.

Договор залога на товарный знак

Владелец товарного знака вправе передать его в качестве обеспечения по кредитам (иным обязательствам). В том случае, если будет иметь место их неисполнение, на предмет залога может быть обращено взыскание.

При этом, несмотря на заключение договора залога, правообладатель продолжает пользоваться товарным знаком и распоряжаться им по своему усмотрению, если в договоре залога не установлены соответствующие ограничения.

Особенности договора залога на товарный знак:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • право на использование товарного знака переходит к залогодержателю при наступлении обстоятельств, которые необходимо четко обозначить в договоре залога;
  • в условиях договора важно прописать предмет, стоимостную оценку товарного знака, сроки исполнения обязательств залогодателем;
  • оформить в залог можно только официально зарегистрированный товарный знак;
  • залогодателем вправе быть лицо на имя которого выдано свидетельство в Роспатенте.
  • Договор залога на товарный знак регистрируется в Роспатенте на основании предоставленных документов. Ориентировочный срок процедуры регистрации 2-3 месяца.

    Перечень документов для регистрации договора залога на товарный знак

    • заявление о регистрации договора залога (1 экз.);
    • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
    • документ об оплате госпошлины;
    • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
    • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

    Договор залога на товарный знак скачать образец.

Единственным участником российского юридического лица (ООО) является иностранное юридическое лицо (компания). Компания безвозмездно передает указанному ООО права на товарный знак, принадлежащий компании, для осуществления производственной деятельности. Согласно пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ доходом, не учитываемым при налогообложении налогом на прибыль, признается имущество, безвозмездно полученное от организации, если уставный капитал получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из доли передающей стороны. В рассматриваемом случае ООО безвозмездно получает не имущество, а имущественные права, не перечисленные в пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ. При этом ст. 128 ГК РФ относит к имуществу и имущественные права, ввиду чего возникает неопределенность относительно определения налоговой базы по налогу на прибыль. Является ли доход ООО в виде стоимости товарного знака, безвозмездно полученного от своего единственного участника-нерезидента РФ, объектом обложения налогом на прибыль? Согласно положениям п. 5 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) ГК РФ не содержит запрета на безвозмездную передачу неисключительных прав пользования объектом интеллектуальной собственности.
Если получение налогоплательщиком неисключительного права пользования объектом интеллектуальной собственности (в том числе товарным знаком) не сопровождается каким-либо встречным предоставлением получающей стороны (обязанностью передать имущество, оказать услуги, выполнить работы), то такое получение рассматривается для целей налогообложения как операция по безвозмездному получению имущественного права.
В соответствии с п. 8 ст. 250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ, признаются в целях налогообложения прибыли.
На основании пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50% состоит из вклада (доли) передающей организации.
При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения прибыли только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам.
Для целей налогообложения прибыли согласно п. 2 ст. 11 НК РФ иностранное юридическое лицо, обладающее гражданской правоспособностью, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, признается организацией.
Учитывая изложенное, положения пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ распространяются на имущество, полученное от иностранной организации, при соблюдении условий о величине ее вклада в уставный капитал налогоплательщика — российской организации.
При этом согласно п. 2 ст. 38 НК РФ под имуществом в НК РФ понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ.
Поэтому доход в виде имущественного права, полученного организацией безвозмездно, следует учесть в целях налогообложения прибыли независимо от размера вклада передающей стороны в уставном капитале получающей стороны.
Главой 25 НК РФ не предусмотрен порядок оценки стоимости безвозмездно полученных имущественных прав.
При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ, но не ниже определяемой в соответствии с гл. 25 НК РФ остаточной стоимости — по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) — по иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком — получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения независимой оценки.
Установленный п. 8 ст. 250 НК РФ принцип определения дохода при безвозмездном получении имущества, заключающийся в его оценке исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ, подлежит применению и при оценке имущественного права.
Таким образом, при безвозмездном получении права использования товарного знака в состав внереализационных доходов включается доход в виде безвозмездно полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен использования аналогичных прав.
Основание: Письмо Минфина РФ от 28 апреля 2010 г. N 03-03-06/1/299
Подборка по материалам информационного банка «Финансист» системы КонсультантПлюс. Составитель Каширская Е.В.

Компания в рамках программы лояльности участвует в совместном проекте по продвижению бренда. При этом товарные знаки партнеры используют без лицензионных соглашений, ведь последние еще нужно регистрировать. Выясним, насколько безопасно предпринимать совместные маркетинговые усилия без лишних формальностей.

В ходе реализации программ лояльности у компаний часто возникает необходимость использовать товарные знаки и фирменные наименования друг друга. Это нужно для получения максимальной отдачи: привлечения новых клиентов и получения прибыли от участия в программе лояльности.

Перед компаниями — участницами совместных маркетинговых проектов часто возникает вопрос, каким образом корректно оформить возможность размещения товарных знаков партнера без использования лицензионных соглашений. Дело в том, что их регистрация в Роспатенте занимает длительное время и влечет дополнительные денежные траты. При этом участники программ лояльности или других подобных совместных проектов не продают и не предоставляют для использования друг другу свои товарные знаки ни по франшизе (договор коммерческой концессии), ни иным способом. Они стараются популяризировать совместную маркетинговую программу и повышать узнаваемость своих брендов в рамках общего проекта.

Ограничения в законе

Право на фирменное наименование.

Исключительное право юридического лица на фирменное наименование установлено статьей 1474 ГК РФ, оно может использоваться в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого внесено в ЕГРЮЛ, получает исключительное право на его использование. Реализуется такое право

ПОНЯТНО, ЧТО…

… по лицензионному договору (соглашению) правообладатель дает разрешение на использование товарного знака в объеме, предусмотренном договором, а другая сторона принимает на себя обязанность вносить правообладателю обусловленные договором платежи или осуществлять другие действия, преду­смотренные соглашением.

путем участия правообладателя в различных гражданско-правовых сделках, совершении иных юридических действий. Это означает, что только правообладатель может помещать свое фирменное наименование на документах, в рекламных проспектах и объявлениях, на товарах и упаковке, а также использовать его иными способами.

Право на товарный знак. Исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, индивидуализирующее товары, удостоверяется свидетельством (ст. 1477 ГК РФ). Обладателем такого права может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ). При этом товарный знак должен быть зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков (ст. 1481 ГК РФ).

Статья 1489 ГК РФ предусматривает, что обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар, правообладатель) по лицензионному договору предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право его использования в определенных договором пределах. Иначе говоря, с указанием или без указания территории, на которой допустимо использование товарного знака, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности и прочее.

Лицензиат обязан обеспечить соответствующее качество производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак правообладателя. Имейте в виду: требования к качеству товаров устанавливает правообладатель. Поэтому он вправе контролировать соблюдение этого условия. При этом по требованиям к лицензиату как изготовителю оба несут солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК РФ).

Из приведенных норм ГК РФ прямо следует, что речь в Кодексе идет только о такой правовой конструкции лицензионного договора (соглашения), когда одна сторона за плату предоставляет другой стороне право использования товарного знака.

Способ продвижения товаров

Крупные компании заинтересованы в передаче лицензий на использование своих товарных знаков. Внося в лицензионные договоры дополнительные условия (о передаче лицензиатам оборудования, технологии производства, научно-технических достижений и об установлении соответствующих ограничений), они превращают другие предприятия в своеобразные филиалы, которые пользуются их товарным знаком, реализуют их продукцию. И берут за это дополнительные денежные суммы. Тем самым, компания-правообладатель расширяет возможности сбыта своей продукции, не вкладывая собственных средств в организацию розничной торговли. За счет этого быстрее осваиваются новые рынки.

Просто УЧТИТЕ

Договор об отчуждении, лицензионный договор, другие договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак должны быть заключены в письменной форме и подлежат госрегистрации (ст. 1490 ГК РФ).

Две сложности

Нужно ждать. Срок регистрации лицензионного договора (соглашения) на объект интеллектуальной собственности в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенте) установлен законом и составляет два месяца с момента подачи заявления о регистрации (п. 9.8 , утв. приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 321).

Нужно платить. Этот вопрос регулирует (утв. постановлением Прави­тельства РФ от 10.12.2008 № 941).

Так, пошлина за регистрацию лицензионного договора (лицензионного соглашения) на товарный знак составляет 13 500 руб. (НДС не облагается). Плюс 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше одного. А пошлина за регистрацию лицензионного договора за один патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец составляет 1650 руб. (НДС не облагается). Плюс 850 руб. за каждый патент, свидетельство свыше одного.

Право на размещение товарных знаков

Пункт 3 ст. 1484 ГК РФ устанавливает общее правило на запрет использования чужого товарного знака без разрешения правообладателя. Между тем последний вправе использовать «интеллектуальный актив» по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель вправе распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное (ст. 1229).

Получается, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

5 ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

1. На товарах (на этикетках, упаковках и пр.) при производстве, предложении к продаже, продаже, демонстрации на выставках и ярмарках, хранении, перевозке, ввозе в Россию и пр.

2. При выполнении работ, оказании услуг.

3. На документах на товар.

4. В предложениях о продаже товаров (работ, услуг), в объявлениях, на вывесках, в рекламе.

5. В Интернете (в доменном имени и др.).

Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1484, п. 2

Письменное согласие

Когда товарный знак используется самим правообладателем либо другими лицами с его согласия, то о нарушении исключительного права на товарный знак речь не идет (ст.1487 ГК РФ). Следовательно, участники совместного маркетингового проекта вправе ввести в соответствующий договор или соглашение пункт, в котором будет предусмотрена возможность использования товарного знака одной (нескольких, каждой) из сторон без лицензионных соглашений, требующих регистрации в Роспатенте. Вот пример возможной формулировки:

В связи с участием Компании в Программе лояльности (совместном проекте) в течение срока действия настоящего договора Компания вправе размещать товарные знаки Банка на документах и материалах Программы (совместного проекта).

Использование товарных знаков сторон по настоящему договору не является использованием прав на охраняемые объекты интеллектуальной собственности по смыслу положений законодательства РФ об охране прав на объекты интеллектуальной собственности.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Имейте в виду и коммерческое обозначение

Юрист группы технологий и инвестиций юридической фирмы VEGAS LEX

Коммерческое обозначение, как и товарный знак, в смежном маркетинговом проекте должно использоваться на основании договора.

В пункте 2 ст. 1539 ГК РФ говорится, что недопустимо использовать коммерческое обозначение способом, который может ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу. Вполне очевидно, что недопустимо и несанкционированное использование чужого коммерческого обозначения, поскольку правообладатель предоставляет либо нет другим лицам право на его использование (п. 5 ст. 1539 ГК РФ). При этом законодатель предусматривает две формы передачи права: в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия либо по договору коммерческой концессии. Но в ст. 1539 ГК РФ речь идет об использовании коммерческого обозначения в предпринимательской деятельности непосредственно для извлечения прибыли. При реализации же совместного маркетингового проекта коммерческое обозначение размещается, чтобы повысить узнаваемость бренда. Значит, речь идет об ином использовании, чем это подразумевает п. 5 ст. 1539 ГК РФ.

Таким образом, участники маркетингового проекта могут оформить правоотношения любым способом, не противоречащим закону. В том числе предусмотрев в соглашении право использования принадлежащих им коммерческих обозначений.

Дегтярев Иван

1. Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ, Кодекс)?

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее — Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака, в том числе в случаях, указанных в ответе на вопрос 2 настоящей Справки.

Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

2. Какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором?

В судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.

1. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013).

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

2. По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 № С01-855/2014 по делу № СИП-198/2014).

3. Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014).

4. В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013).

5. Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (пункт 2 ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 № С01-383/2013 по делу № СИП-4/2013).

6. Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

Аренда товарного знака входит в перечень легальных способов распоряжения исключительными правами. Помимо использования зарегистрированного обозначения для идентификации собственной продукции, владелец может передать его в аренду по лицензионному договору. Так как товарный знак относится к коммерческим обозначениям, правообладатель получит материальную выгоду в виде вознаграждения. Все условия передачи прав в аренду стороны определяют самостоятельно при заключении договора.

Возможность передать права другим лицам может быть реализована в пределах срока правовой охраны. Лицензионное соглашение оформляется по следующим правилам:

  • предметом соглашения будет передача права пользования на срок, согласованный контрагентами – при этом за первоначальным правообладателем может сохраниться возможность использовать обозначение для реализации собственной продукции;
  • так как договор носит возмездный характер, стороны должны определить размер и порядок выплаты вознаграждения – это может быть единовременный платеж, регулярные отчисления, процент от выручки продукции и т.д.;
  • по договору определяется территория, в пределах которой арендатор сможет использовать обозначение без дополнительного согласия правообладателя;
  • чтобы договор вступил в силу, он должен пройти регистрацию в службе Роспатента – по итогам регистрационной процедуры, сведения о существенных условиях лицензии будут внесены в реестр.

Регистрация аренды товарного знака через Роспатент носит обязательный характер и проводится по обращению обеих сторон, либо одного из участников сделки.

Закон практически не содержит ограничений по условиям лицензионных соглашений, поэтому стороны могут предусмотреть все взаимовыгодные варианты сделки. По исключительной лицензии будет передано неограниченное право пользования, при котором первоначальный владелец временно утратит возможность применять обозначение в собственных целях. Неисключительные лицензии могут оформляться сразу с несколькими лицами – например, для разных регионов страны или для разного ассортимента продукции.

В период временного обладания правом на товарный знак, арендатор сможет сам передавать его иным лицам, если пункт о сублицензии будет предусмотрен основным договором. Также лицензионные соглашения могут входить в состав договора франчайзинга, по условиям которого арендатор приобретет права сразу на несколько объектов интеллектуальной и промышленной собственности.

Последствия передачи товарного знака в аренду будут заключаться в следующем:

  • на срок, согласованный сторонами в договоре, арендатор приобретет право на использования обозначения для своей продукции, для проведения рекламных акций и иных способов продвижения товаров;
  • арендатор будет обязан выплачивать вознаграждение, а также соблюдать условия о территории разрешенного использования и ассортименту продукции;
  • арендатор приобретает право на защиту своих интересов и возмещение убытков, если обозначение будет использоваться без его согласия в нарушение условий лицензии.

При существенном нарушении условий аренды, правообладатель сможет взыскать задолженность по договору, убытки за несогласованное использование товарного знака или компенсацию. Также закон позволяет досрочно прекратить действие лицензии, если арендатор неоднократно и/или грубо нарушает свои обязательства (например, систематически нарушает сроки выплаты вознаграждения). После продления режима правовой охраны обозначения, лицензионное соглашение может быть заключено по общим правилам.

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*